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Mejores Prácticas para el Desarrollo de Software

El Fundador no técnico y el Desarrollo de software a través de terceros. Aspectos legales

Estos posts llamados “Programación Profesional, Legal & Compliant” busca orientar a desarrolladores de software en su negocio. Partiendo de prácticas y modelos de negocio reales, aportamos herramientas para que sean más efectivos sin descuidar la propiedad intelectual. Aprendimos mucho de nuestra experiencia en la industria tecnológica y queremos compartirlo.

Nuestra guía te ayudará a evitar problemas comunes de licencia, marca y derechos de autor al desarrollar software de alta calidad. Siguiendo los consejos en esta serie de publicaciones, podrás enfocarte en el negocio tecnológico de manera profesional.

Aquí, aprovechamos un caso real para explorar cuestiones que pueden ser desconocidos si no eres un ingeniero en sistemas. Muchos de nuestros clientes operan un start up sin antecedentes en ciencias de la computación.

Este post se conecta con nuestro trabajo con contratos para tercerizar la contratación de desarrollo de software.

Introducción

En el entorno digital actual, el software es fundamental para empresas de todos los tamaños. No solo es una herramienta, sino también un activo de propiedad intelectual valioso. Para proteger la distribución de software y el desarrollo para terceros, es crucial contar con un acuerdo expreso; cuestión que a menudo pasada por alto en empresas que tercerizar desarrollo o que hacen desarrollo para terceros.

Estos desarrollos a su vez repercuten en el proceso de contrataciones; existe una creciente necesidad de agilizar el proceso de cierre de acuerdos entre empresas, lo que deja menos margen para la planificación estratégica. Las negociaciones prolongadas y los ciclos de contratación extendidos han perdido apoyo en la actualidad. Ello, al mismo tiempo que los reguladores aumentaron los requisitos de privacidad, gestión de datos y ciberseguridad.  

En esta publicación, utilizamos el caso “Endless Rivers v. Trans Union” para extraer buenas prácticas contractuales al desarrollar software a través de terceros determinar la propiedad del código, analizar la retención de código, y analizar la protección de secretos comerciales en el desarrollo de programas de computación.  

El Caso de Estudio "Endless River Technologies v. TransUnion LLC"

Un caso interesante sobre el tema es “Endless River Technologies LLC vs. TransUnion LLC”. 

En 2013, TransUnion, una compañía de reportes crediticios, y marketing para la industria de los seguros, contrató a Endless River Technologies, una startup de Ohio, un proyecto de desarrollo conjunto de un “Programa de Intercambio de Cotizaciones” (“QE”).

 

El sistema sería explotado por TransUnion a
la finalización del vínculo, a cambio de un monto anual para Endless River. La
plataforma QE consistía en una plataforma de marketing en línea para productos
de seguros y servicios financieros, con foco en la comparación en línea y en
tiempo real de presupuestos de seguros para consumidores finales.
 

A causa de desacuerdos a finales de 2017, TransUnion puso fin al contrato, y Endless River reclamó, con base en las provisiones del Acuerdo, que fijaba para el caso de rescisión unilateral, todos los derechos de propiedad intelectual sobre el código fuente de la plataforma QE serían propiedad exclusiva de Endless River. 

 Al no respetar esta cláusula, TransUnion no sólo estaba en mora en sus obligaciones del contrato, sino que el hecho de hacerlo implicaba la apropiación de secretos comerciales; la violación de normas de lealtad comercial al asegurarse derechos de propiedad sobre el programa – que contractualmente sería del desarrollador; difamación, competencia desleal, enriquecimiento injusto, y la figura sajona de la interferencia ilícita con expectativas comerciales.

 Endless River presentó una teoría de daños basada en el enfoque de Capital de Riesgo  para determinar el valor proyectado de una empresa emergente, en ausencia de incumplimientos, a través de la captura de oportunidades de mercado perdidas.  Concluida la etapa probatoria, el 16 de septiembre de 2022 un jurado fijó los daños de Endless River en U$S 18.3 millones – los que luego fueron desestimados, con fundamento  en que el Acuerdo no permitía a Endless River a explotar la tecnología desarrollada, sino que era un contrato de servicios a favor de TransUnion.

Al ni siquiera establecerse la obligación de desplegar la plataforma, o de buscar monetizarla, TransUnion no tenía ninguna obligación contractual,  post terminación, relativa a la decisión de monetizar el software. Así, se determinó que Endless River sólo podría haber reclamado por la demora en la devolución del código fuente en manos de TransUnion, lo que no fue reclamado por Endless River. En definitiva, Endless River no pudo probar el nexo causal de los daños que pretendía, bajo esta caracterización del vínculo, ya que dependerían de futuras transacciones con terceros, y que no existían al momento de la finalización del vínculo.  Endless River apeló el fallo. 

Guía de Prácticas para el Desarrollo Colectivo de software. El Fundador no técnico

El ejemplo anterior otorga valiosas conclusiones para las colaboraciones en el desarrollo no técnico de este tipo de relaciones. 

  • La propiedad intelectual emergente de vinculaciones contractuales debe estar indubitadamente asignada. 
  • La naturaleza del contrato de desarrollo conjunto debe estar claramente especificada. 
  • Cualquier vínculo que pretenda determinar el alea del desarrollo conjunto y su suerte en el mercado como parte de los derechos y obligaciones de las partes debe estar introducido a través de canales adecuados.  
  • En su caso, debe determinarse contractualmente el espectro de daños que pueden ser reclamables. 
  • Los términos de la cesión de derechos de propiedad intelectual deben estar claramente delimitada – incluyendo la cesión de derechos morales por parte del personal del desarrollador.  

Conclusión

Un acuerdo de licencia de software es una herramienta importante para proteger tu software y generar ingresos a partir de él. Si estás desarrollando o vendiendo software, es fundamental contar con un acuerdo de licencia de software.